미국 특허 침해 경고장 받았을 때 대응 방법, 담당자가 놓치면 안 되는 것들

미국 특허 침해 경고장, 받는 순간부터 시계가 돌아갑니다

해외 사업을 하다 보면 어느 날 갑자기 낯선 로펌 명의의 서신이 도착합니다. 자사 제품이 특정 특허를 침해하고 있다는 내용의 미국 특허 침해 경고장(Cease and Desist Letter)입니다. 처음 이런 서신을 받은 담당자는 대부분 두 가지 실수 중 하나를 저지릅니다. 별일 아니라고 판단해 서랍에 넣어두거나, 반대로 지나치게 당황해 성급한 답변을 보내는 경우입니다. 둘 다 이후 소송에서 불리하게 작용할 수 있습니다.

경고장은 단순한 협박성 서신이 아닙니다. 미국 특허 소송에서는 소장을 받기 전이라도 소송이 합리적으로 예견되는 시점부터 문서 보존 의무가 발생합니다. 문서 보존 의무란 소송과 관련될 수 있는 이메일, 설계 문서, 메신저 기록 등을 삭제하지 않고 보관해야 하는 의무를 말합니다. 경고장을 받은 시점이 바로 그 기준점이 되는 경우가 많습니다. 즉 경고장 수령은 소송의 시작 신호탄이자, 회사 내부적으로 증거 관리 체제를 즉시 가동해야 하는 트리거입니다.

이번 글에서는 경고장이 가지는 법적 의미, 받은 직후 해야 할 조치, 그리고 실제 대응 전략의 선택지까지 기업 IP 담당자의 시각에서 단계별로 정리하겠습니다.

경고장의 법적 성격, 유형에 따라 대응 속도가 달라집니다

모든 경고장이 같은 무게를 갖는 것은 아닙니다. 발신 주체와 문구 수위에 따라 실제 소송으로 이어질 가능성이 크게 달라지므로, 받은 즉시 유형부터 파악해야 합니다.

유형	특징	소송 가능성
정보 제공형 통지 (Notice Letter)	특허 존재만 알리고 구체적 요구 없음	낮음, 다만 인지 사실은 기록됨
라이선스 제안형	실시료 협상을 목적으로 접근	중간, 협상 결렬 시 소송 전환
중단 요구형 (Cease and Desist)	판매 중단, 재고 폐기 등 구체적 요구 포함	높음, 답변 기한이 명시되는 경우 많음
소송 예고형	특정 기한 내 미답변 시 제소 의사 명시	매우 높음, 즉시 전문가 대응 필요

여기서 주의할 점은 경고장에 법적 답변 기한이 명시되어 있어도, 그 기한이 법원이 정한 절차상 기한은 아니라는 것입니다. 다만 무시할 경우 상대방이 이를 침해 인지의 증거로 삼거나, 협상 없이 바로 소를 제기할 명분으로 활용할 수 있으므로 실질적으로는 신속한 대응이 필요합니다.

받은 즉시 해야 할 4가지 조치

경고장을 받은 첫 48시간 동안의 대응이 이후 소송 전체의 방향을 좌우합니다. 이 시점에서 가장 중요한 것은 속도보다 정확한 순서입니다.

가장 먼저 해야 할 일은 법적 보존 조치(Legal Hold) 발동입니다. 해당 제품 개발 이력, 설계 문서, 관련 임직원 이메일이 삭제되지 않도록 즉시 통지해야 합니다. 두 번째는 경고장을 외부에 공개하거나 성급하게 답변하지 않는 것입니다. 실무 담당자가 개인 판단으로 "저희 제품은 다릅니다"라는 식의 답신을 보냈다가, 이후 그 표현이 자백으로 해석되어 불리하게 쓰인 사례도 있습니다. 세 번째는 사내 법무팀과 현지 변호사에게 즉시 공유하는 것이며, 네 번째는 특허 원문과 청구항을 확보해 기술팀과 함께 침해 여부를 내부적으로 예비 검토하는 것입니다.

비침해·무효 의견서, 고의침해를 막는 방어선

왜 의견서를 받아두어야 하는가

미국 특허 소송에서는 침해자가 특허를 알고도 침해했다는 고의침해(Willful Infringement)가 인정되면, 법원이 재량으로 손해배상액을 최대 3배까지 늘릴 수 있습니다. 경고장을 받았다는 사실 자체가 "특허를 인지했다"는 증거가 되기 때문에, 이후 아무 조치 없이 제품을 계속 판매하면 고의성 판단에 불리하게 작용할 위험이 커집니다.

이를 막는 대표적인 방법이 변리사나 특허 전문 변호사로부터 비침해 또는 무효 의견서(Opinion of Counsel)를 받아 두는 것입니다. 이 의견서는 자사 제품이 해당 특허를 침해하지 않거나, 특허 자체에 무효 사유가 있다는 전문가 판단을 담은 문서입니다. 실제 소송에서 고의성을 다툴 때, 회사가 합리적인 근거를 갖고 있었다는 정황 증거로 제출할 수 있습니다. 의견서는 형식적으로 발급받는 것이 아니라 선행기술 조사와 청구항 대비표까지 갖춘 실질적인 내용이어야 방어력을 가집니다.

대응 전략의 선택지, 침묵부터 확인소송까지

내부 검토가 끝나면 실제 대응 방향을 결정해야 합니다. 선택지는 크게 네 가지이며, 각각 장단점이 뚜렷하게 갈립니다.

대응 방안	적합한 상황	유의사항
협상 요청	실제 침해 가능성이 있고 사업 지속이 중요한 경우	실시료 협상 과정 자체가 침해 인정으로 해석되지 않도록 문구 관리 필요
무효심판(IPR) 청구	특허 자체에 강한 무효 사유가 있다고 판단되는 경우	특허심판원(PTAB)에서 진행, 소송보다 비용과 기간 절감 가능 침해 소장 송달 후 1년이 지나면 청구 불가
확인소송 제기 (Declaratory Judgment)	경고장 발신자가 소 제기를 미루며 압박만 지속하는 경우	비침해·무효 확인을 먼저 구함으로써 관할과 주도권을 선점 무효 확인을 먼저 청구하면 이후 IPR 청구가 막힐 수 있음
신중한 무대응	근거가 매우 부실한 경고장인 경우	완전한 무대응보다는 수령 확인 정도의 최소한의 회신 권장

이 중 확인소송(Declaratory Judgment Action)은 국내 실무자에게 다소 생소한 개념입니다. 경고장을 받은 쪽이 오히려 먼저 법원에 "우리는 침해하지 않았다" 또는 "이 특허는 무효다"라는 확인을 구하는 소송을 제기하는 방식입니다. 상대방이 소송 제기를 미루며 사업상 불확실성만 키우는 경우, 이 전략으로 유리한 관할 법원을 선점하고 협상의 주도권을 가져올 수 있습니다. 다만 법원에 특허 무효 확인을 먼저 청구하면 미국 특허법상 같은 특허에 대한 IPR 청구가 제한되므로, IPR을 함께 고려하고 있다면 순서를 신중하게 정해야 합니다. 분쟁을 본격화하는 선택이기도 하므로 전문 변호사와 충분히 상의한 뒤 결정해야 합니다.

답변서 작성 시 반드시 피해야 할 표현들

협상이든 무대응이든, 어떤 형태로든 답신을 보내야 하는 상황이라면 문구 하나하나가 이후 증거로 활용될 수 있다는 점을 명심해야 합니다. 실무에서 자주 문제가 되는 표현과 권장되는 표현을 비교하면 다음과 같습니다.

피해야 할 표현	문제점	권장 표현 방향
"일부 유사한 점은 있으나..."	유사성 자인으로 해석될 소지	기술적 차이점 위주로 객관적 서술
"검토 후 수정하겠다"	침해 가능성을 스스로 인정하는 뉘앙스	"제기하신 사안을 검토 중"이라는 중립적 표현
확정되지 않은 법률 판단 단정	추후 번복 시 신뢰성 저하	사실관계 위주로 서술하고 법적 판단은 변호사 명의로 진행

가능하다면 답변서는 실무 담당자 명의가 아니라 변호사 명의로 발송하는 것이 안전합니다. 변호사가 작성한 서신은 이후 협상 과정에서 유연하게 입장을 조정할 여지가 크고, 실무자 개인의 발언이 회사 전체의 법적 입장으로 고정되는 위험을 줄일 수 있습니다.

미국 특허 침해 경고장 대응, 핵심만 다시 짚어보겠습니다

정리하면 미국 특허 침해 경고장은 단순한 통지가 아니라 소송 절차의 실질적 출발점입니다. 받는 즉시 법적 보존 조치를 발동하고, 성급한 답변 대신 내부 검토와 전문가 의견서 확보를 우선해야 합니다. 이후 협상, 무효심판, 확인소송 중 상황에 맞는 전략을 선택하되, 어떤 경우든 답변서의 표현 하나하나가 훗날 증거로 돌아올 수 있다는 점을 유념해야 합니다.

경고장을 받고 나서 골든타임을 놓치면 고의침해 리스크와 방어 비용이 함께 커집니다. 평소 타사 특허 모니터링 체계를 갖추고, 경고장 수령 시 즉시 가동할 수 있는 사내 대응 매뉴얼을 마련해 두시는 것을 권합니다.