특허 공동소유, 미국과 한국은 다르다: 공유자 단독 실시·라이선스 비교

특허를 여러 회사나 기관이 함께 보유하는 공동소유 특허는 같은 발명이라도 미국과 한국에서 공유자가 할 수 있는 일이 크게 다릅니다. 미국에서는 공유자 한 명이 다른 공유자의 동의 없이 제3자에게 라이선스를 주고 수익도 나누지 않을 수 있지만, 한국에서는 다른 공유자의 동의 없이 실시권을 허락하거나 지분을 양도할 수 없습니다. 이 글에서는 특허 공동소유가 생기는 경로, 미국과 한국의 공유자 권리 비교, 침해 소송에서의 차이, 그리고 공동연구 계약에서 반드시 정해야 할 조항까지 기업 IP 실무자의 시각에서 정리합니다.

특허 공동소유, 계약서 없이는 위험한 이유

대학과의 산학협력, 협력사와의 공동개발, 계열사 간 기술 협업을 하다 보면 특허를 공동으로 출원하고 공동으로 소유하는 일이 자주 생깁니다. 양쪽 연구원이 함께 발명했으니 공평하게 나눠 갖자는 생각은 자연스럽습니다. 문제는 그 공동소유 특허로 무엇을 할 수 있는지에 대해 나라마다 법이 정한 기본 규칙이 전혀 다르다는 점입니다.

가장 극적인 차이는 미국과 한국 사이에서 나타납니다. 한국에서는 공유자 한쪽이 다른 공유자의 동의 없이 제3자에게 실시권을 줄 수 없습니다. 반면 미국에서는 공유자 한쪽이 동의 없이 경쟁사에 라이선스를 주고, 그 대가를 혼자 가질 수도 있습니다. 같은 공동개발 성과로 한국과 미국에 함께 특허를 받았는데, 한국에서는 우리 동의가 필요한 일이 미국에서는 상대방 마음대로 가능한 셈입니다.

제가 공동개발 계약을 검토하면서 가장 자주 발견하는 문제도 이것입니다. 계약서에 "개발 성과는 공동 소유로 한다"는 한 줄만 있고, 실시와 라이선스, 지분 처분, 소송 협조에 대한 규정이 없는 경우입니다. 이런 계약은 한국 법 감각으로는 별문제 없어 보여도, 미국 특허에서는 회사의 통제권이 거의 없는 상태를 만듭니다. 아래에서는 공동소유가 생기는 경로부터 미국과 한국의 규칙, 소송상 차이, 계약 설계 방법까지 차례로 살펴보겠습니다.

특허 공동소유가 생기는 경로

특허 공동소유는 의도적으로 만들기도 하지만, 의도하지 않게 생기는 경우도 많습니다.

첫째, 공동발명입니다. 서로 다른 회사 소속 연구원이 함께 발명하고 각자 회사에 권리를 넘기면, 두 회사가 특허를 공동으로 보유하게 됩니다. 여기서 미국 특허법의 특징 하나를 알아 두어야 합니다. 미국에서는 여러 청구항 중 하나의 청구항에만 기여한 발명자도 공동발명자가 되고, 별도 양도 계약이 없다면 특허 전체에 대한 지분을 갖습니다. 협력사 엔지니어가 종속항 하나에 아이디어를 보탰을 뿐인데, 그 회사가 특허 전체의 공유자가 될 수 있다는 뜻입니다.

둘째, 계약상 공동소유입니다. 공동연구 계약이나 정부 과제 협약에서 성과물을 참여 기관이 공동으로 소유하도록 정하는 경우입니다. 실제 발명 기여와 무관하게 계약으로 공유 관계가 만들어집니다.

셋째, 지분 양도와 상속, 인수합병입니다. 공유자 한쪽이 자신의 지분을 다른 회사에 넘기거나, 회사가 인수되면서 지분이 새로운 주체로 넘어가는 경우입니다. 처음에 믿을 만한 파트너와 공유했던 특허가 어느 날 경쟁사와 공유하는 특허로 바뀔 수 있습니다.

이처럼 경로가 다양하기 때문에, 공동소유 특허를 관리할 때는 누가, 어느 나라 특허에서, 어떤 근거로 공유자가 되었는지를 정리해 두는 것이 출발점입니다.

미국: 공유자 각자가 거의 완전한 권리를 가진다

미국 특허법 제262조는 공동소유 특허에 대해 매우 간단한 규칙을 둡니다. 당사자 사이에 다른 합의가 없다면, 각 공유자는 다른 공유자의 동의 없이, 그리고 다른 공유자에게 대가를 나눠 줄 의무 없이 특허 발명을 생산, 사용, 판매 제안, 판매, 수입할 수 있다는 것입니다.

이 규칙이 실무에서 의미하는 바는 큽니다. 공유자 한쪽은 자신이 직접 제품을 만들어 팔 수 있을 뿐 아니라, 제3자에게 통상실시권, 즉 비독점 라이선스를 자유롭게 줄 수 있고, 그 라이선스로 받은 실시료를 다른 공유자와 나누지 않아도 됩니다. 라이선스를 받는 상대가 다른 공유자의 경쟁사여도 마찬가지입니다. 또한 공유자는 자신의 지분을 다른 공유자의 동의 없이 제3자에게 양도할 수 있습니다.

반면 혼자 할 수 없는 일도 있습니다. 대표적인 것이 독점 라이선스입니다. 독점 라이선스는 특허권자를 포함해 누구도 실시할 수 없도록 하는 권리인데, 다른 공유자가 이미 스스로 실시하거나 다른 회사에 라이선스를 줄 권리를 가지고 있기 때문에 한 공유자만으로는 진정한 독점 라이선스를 줄 수 없습니다. 특허 전체를 넘기는 것도 공유자 전원이 함께해야 합니다.

정리하면, 미국에서 공동소유 특허는 사실상 공유자 각자가 따로 쓰고 따로 빌려줄 수 있는 권리에 가깝습니다. 이런 기본 규칙을 바꾸려면 반드시 당사자 간 계약으로 별도로 정해야 합니다.

한국: 다른 공유자의 동의가 핵심이다

한국 특허법 제99조는 미국과 반대 방향의 규칙을 둡니다. 공유자는 계약으로 특별히 정한 경우가 아니라면 다른 공유자의 동의 없이 자신이 직접 특허 발명을 실시할 수 있습니다. 여기까지는 미국과 비슷합니다. 그러나 그 밖의 처분에는 다른 공유자의 동의가 필요합니다. 공유자는 다른 공유자의 동의 없이 자기 지분을 양도하거나 질권을 설정할 수 없고, 제3자에게 전용실시권을 설정하거나 통상실시권을 허락할 수도 없습니다.

이 규칙의 취지는 공유자 간 신뢰 관계를 보호하는 데 있습니다. 특허는 누가 실시하느냐에 따라 다른 공유자의 시장과 수익에 직접 영향을 주기 때문에, 공유자 한쪽이 마음대로 제3자를 끌어들이지 못하게 한 것입니다. 그래서 한국에서는 공유자 한쪽이 경쟁사에 몰래 라이선스를 주는 일이 법적으로 차단됩니다.

또 하나 알아 둘 판례가 있습니다. 대법원은 2014년 판결에서 공유 특허에도 민법상 공유물 분할 청구가 가능하다고 보았습니다. 다만 특허는 물리적으로 나눌 수 없으므로 현물 분할은 허용되지 않고, 경매 등으로 매각해 그 대금을 나누는 방식이 됩니다. 공유자 간 관계가 틀어지면 특허 자체가 매각될 수 있다는 뜻이므로, 분할 청구를 제한하는 약정을 계약에 넣어 두는 경우도 있습니다.

절차 면에서도 차이가 있습니다. 한국에서는 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우 공유자 전원이 공동으로 출원해야 하고, 공유 특허에 대한 심판도 원칙적으로 공유자 전원이 당사자가 되어야 합니다.

미국과 한국의 공유자 권리 한눈에 비교

두 나라의 기본 규칙을 표로 정리하면 차이가 더 분명해집니다. 아래는 당사자 사이에 별도 계약이 없을 때 적용되는 기본 원칙입니다.

항목	미국	한국
자기 실시	동의 없이 가능	동의 없이 가능 (계약으로 제한 가능)
제3자에게 통상실시권 허락	동의 없이 가능	다른 공유자 동의 필요
독점(전용) 실시권 설정	공유자 전원 참여 필요	다른 공유자 동의 필요
지분 양도	동의 없이 가능	다른 공유자 동의 필요
수익 분배 의무	없음	법정 의무 없음 (계약으로 정하는 것이 일반적)
침해 소송	원칙적으로 공유자 전원이 원고로 참여	공유자 단독으로 금지청구 등 제기 가능한 경우가 있음

표에서 보듯 가장 큰 차이는 제3자 라이선스와 지분 양도입니다. 한국에서 공유자를 보호하던 '동의' 장치가 미국에는 기본값으로 존재하지 않습니다. 따라서 같은 공동개발 성과라도 나라별 특허마다 공유자의 통제력이 달라지며, 이를 메우는 유일한 수단이 계약입니다.

침해 소송에서 드러나는 결정적 차이

공동소유의 차이는 침해 소송에서 가장 극적으로 드러납니다. 미국 연방순회항소법원은 공동소유 특허로 침해 소송을 내려면 원칙적으로 공유자 전원이 원고로 참여해야 한다고 봅니다. 2014년 STC.UNM v. Intel 판결은 소송에 참여하기를 거부하는 공유자를 강제로 원고로 끌어들일 수 없다고 판단했습니다. 결국 공유자 한 명이라도 소송을 원하지 않으면 다른 공유자는 침해자를 상대로 소송을 낼 수 없다는 뜻입니다.

더 위험한 상황도 있습니다. 앞서 본 것처럼 미국에서는 공유자 한쪽이 동의 없이 라이선스를 줄 수 있으므로, 침해자가 다른 공유자로부터 라이선스를 받아 버리면 소송 자체가 무력화될 수 있습니다. 1998년 Ethicon 판결에서는 청구항 일부에만 기여한 공동발명자가 피고에게 라이선스를 주면서 특허권자의 소송이 사실상 막혔습니다. 경쟁사가 우리 특허의 공유자를 찾아가 라이선스를 받는 것이 하나의 방어 전략이 될 수 있다는 점을 보여 준 사례입니다.

한국은 사정이 조금 다릅니다. 공유자가 다른 공유자 동의 없이 실시권을 줄 수 없으므로 이런 방식의 우회가 어렵고, 침해 금지 청구는 공유 특허를 지키는 보존행위로 보아 공유자 단독으로 제기할 수 있다는 것이 실무의 일반적인 이해입니다. 다만 특허심판원의 무효심판이나 권리범위확인심판처럼 공유 특허 자체를 다투는 심판에서는 공유자 전원이 당사자가 되어야 합니다. 결국 미국에서는 공유자 한 명의 비협조가 권리 행사 전체를 막을 수 있다는 점이 가장 큰 위험입니다.

공동연구 계약에서 반드시 정할 조항

미국 특허법 제262조와 한국 특허법 제99조 모두 당사자 간 계약이 있으면 그 계약을 우선합니다. 그래서 공동소유 특허의 위험은 대부분 계약으로 관리할 수 있습니다. 제가 공동연구 계약을 검토할 때 반드시 확인하는 조항은 다음과 같습니다.

조항	정해야 할 내용	필요한 이유
실시·라이선스 제한	제3자 라이선스 시 상호 동의 요건	미국 기본 규칙상 단독 라이선스 가능
수익 분배	라이선스 수익, 실시 보상의 배분 비율	법정 분배 의무가 없음
지분 처분 제한	지분 양도 동의, 우선매수권, 인수합병 시 처리	경쟁사로 지분이 넘어가는 것을 방지
권리 행사 협조	침해 소송 참여 의무, 비용·배상금 분담	미국은 전원 참여가 원칙
출원·유지 관리	국가 선택, 비용 분담, 한쪽 포기 시 지분 이전	해외 비용 분쟁 방지

가능하다면 처음부터 단독 소유와 실시권 부여 구조를 검토하는 것도 좋은 방법입니다. 성과를 한쪽이 단독으로 소유하고, 다른 쪽에는 필요한 분야에서 무상 또는 우대 조건의 실시권을 주는 방식입니다. 권리 행사와 관리가 단순해지고, 미국에서 공유자의 단독 라이선스나 소송 비협조 위험도 피할 수 있습니다. 공동소유가 불가피하다면 계약서에 국가별로 같은 원칙이 적용된다는 점을 명시하고, 협력사 연구원이 발명에 기여할 경우의 권리 귀속도 미리 정해 두어야 합니다.

특허 공동소유 미국·한국 비교 핵심 정리

미국 특허법 제262조에 따르면 공동소유 특허의 공유자는 별도 합의가 없는 한 다른 공유자의 동의 없이 실시하고, 제3자에게 비독점 라이선스를 주고, 지분을 양도할 수 있으며, 수익을 나눌 의무도 없습니다. 반면 한국 특허법 제99조는 자기 실시는 자유롭게 허용하되, 실시권 허락과 지분 양도에는 다른 공유자의 동의를 요구합니다. 침해 소송에서도 미국은 원칙적으로 공유자 전원이 원고로 참여해야 해, 공유자 한 명의 비협조나 침해자에 대한 라이선스가 권리 행사를 막을 수 있습니다.

같은 공동개발 성과라도 나라별 특허마다 공유자의 통제력이 달라지므로, 공동연구 계약에서 라이선스 제한, 수익 분배, 지분 처분, 소송 협조, 출원·유지 비용을 반드시 정해 두어야 합니다. 가능하다면 단독 소유와 실시권 부여 구조도 검토해 볼 만합니다.

공동소유 특허의 위험은 대부분 계약서 한 줄에서 시작됩니다. 지금 진행 중인 공동개발 계약이 있다면, 성과물 소유 조항이 미국 특허에서 어떤 결과를 낳는지부터 점검해 보시기 바랍니다.