미국 특허 후속 출원 제도: 계속출원(CA)·일부계속출원(CIP)·분할출원(DA) 차이와 활용 전략

미국 특허 후속 출원, 등록 이후에도 권리를 넓힐 수 있는 기회

미국 특허 업무를 몇 년 하다 보면 한국 실무와 가장 다르다고 느끼는 부분이 바로 후속 출원(Continuing Application) 제도입니다. 한국에서는 특허가 등록되면 사실상 권리 범위가 확정되지만, 미국에서는 모출원이 살아 있는 동안 같은 명세서를 바탕으로 새로운 청구항을 담은 출원을 계속 이어 낼 수 있습니다.

실제로 미국 소송에서 문제가 되는 특허 상당수가 이런 후속 출원으로 태어난 것들입니다. 경쟁사 제품이 시장에 나온 뒤, 그 제품을 정확히 겨냥한 청구항을 후속 출원으로 받아내는 방식입니다. 반대로 우리 회사가 이 제도를 모르고 모출원을 등록시키고 끝내버리면, 명세서에 이미 적어 둔 기술을 권리로 만들 기회를 스스로 닫는 셈이 됩니다.

후속 출원은 크게 세 가지입니다. 같은 명세서로 청구항만 달리하는 계속출원(CA, Continuation Application), 새로운 내용을 덧붙이는 일부계속출원(CIP, Continuation-in-Part), 심사관의 요구로 발명을 나누는 분할출원(DA, Divisional Application)입니다. 이 글에서는 세 제도의 공통 요건과 차이, 존속기간과 비용 문제, 그리고 제가 사내에서 실제로 쓰는 활용 기준까지 차례로 정리합니다.

미국 특허 후속 출원의 개념과 공통 요건

후속 출원이란 먼저 낸 미국 출원, 즉 모출원(Parent Application)의 출원일을 이어받아 새로 제출하는 출원을 말합니다. 근거 조항은 미국 특허법 제120조이며, 요건을 갖추면 후속 출원의 청구항도 모출원일에 출원한 것으로 인정받습니다. 그 사이에 공개된 선행기술을 피할 수 있다는 점이 가장 큰 이점입니다.

세 제도에 공통으로 적용되는 요건은 다음과 같습니다.

첫째, 계속성(Copendency)입니다. 후속 출원은 모출원이 등록되거나 포기되기 전에 제출되어야 합니다. 모출원이 등록된 다음 날 제출하면 이미 늦습니다. 실무에서는 등록료를 낸 뒤 실제 등록일까지 몇 주의 시간이 있으므로, 그 사이에 후속 출원 여부를 확정하는 경우가 많습니다.

둘째, 발명자 공통성입니다. 후속 출원과 모출원 사이에 최소 한 명 이상의 발명자가 겹쳐야 합니다.

셋째, 명세서 지지입니다. 후속 출원의 청구항이 모출원일의 효과를 받으려면 그 내용이 모출원 명세서에 뒷받침되어 있어야 합니다.

넷째, 이익 주장 절차입니다. 출원정보서(ADS, Application Data Sheet)에 모출원과의 관계를 명시해야 하며, 원칙적으로 후속 출원일로부터 4개월 또는 모출원일로부터 16개월 중 늦은 날까지 해야 합니다. 이 기한을 놓치면 청원 절차와 별도 수수료가 필요하므로, 출원과 동시에 기재하는 것을 원칙으로 삼는 것이 좋습니다.

계속출원(CA): 같은 명세서로 새로운 청구항을 받는 방법

계속출원은 모출원과 동일한 명세서와 도면을 그대로 사용하면서 청구항만 새로 구성하는 출원입니다. 새로운 기술 내용은 한 줄도 추가할 수 없습니다. 그 대신 모든 청구항이 모출원일을 그대로 인정받습니다.

제가 계속출원을 검토하는 상황은 주로 세 가지입니다.

하나는 모출원에서 좁은 범위로 먼저 등록받은 경우입니다. 심사관과 오래 다투기보다 인정받을 수 있는 청구항으로 빨리 등록을 마치고, 더 넓은 청구항은 계속출원에서 이어서 다투는 전략입니다. 사업부에서 빠른 등록을 원할 때 특히 유용합니다.

또 하나는 경쟁사 제품이 확인된 경우입니다. 명세서에는 적혀 있지만 청구항에는 반영하지 못한 실시예가 경쟁사 제품과 맞닿아 있다면, 계속출원으로 그 부분을 겨냥한 청구항을 새로 받을 수 있습니다. 물론 청구항은 명세서가 뒷받침하는 범위 안에서만 작성할 수 있습니다.

마지막은 패밀리를 살려 두는 목적입니다. 핵심 특허는 계속출원 한 건을 항상 심사 중인 상태로 유지해 두면, 향후 시장 상황에 맞춰 청구항을 조정할 여지가 남습니다. 다만 이 전략은 비용과 관리 부담이 크므로 모든 건에 적용하지 않고 선별해야 합니다.

참고로 최종 거절 이후 같은 출원 안에서 심사를 이어가는 계속심사청구(RCE)와 혼동하는 경우가 많습니다. RCE는 기존 출원을 계속 심사받는 절차이고, 계속출원은 별개의 새 출원이라는 점에서 다릅니다.

분할출원(DA): 한정요구에 대응하는 후속 출원

분할출원은 하나의 출원에 둘 이상의 독립된 발명이 섞여 있을 때, 그중 일부를 떼어 별도 출원으로 진행하는 제도입니다. 미국에서는 대부분 심사관의 한정요구(Restriction Requirement)가 계기가 됩니다. 한정요구란 심사관이 출원에 여러 발명이 포함되어 있으니 그중 하나만 선택해 심사받으라고 요구하는 통지입니다.

예를 들어 하나의 출원에 배터리 소재 조성물 청구항과 그 소재의 제조 방법 청구항이 함께 있다면, 심사관은 둘 중 하나를 고르라고 요구할 수 있습니다. 출원인은 한쪽을 선택해 모출원에서 심사를 받고, 선택하지 않은 발명은 분할출원으로 따로 진행합니다.

분할출원의 가장 큰 장점은 이중특허 공격으로부터의 보호입니다. 이중특허(Double Patenting)란 실질적으로 같은 발명에 대해 특허를 두 번 받는 것을 막는 원칙입니다. 미국 특허법 제121조는 심사관의 한정요구에 따라 제출한 분할출원에 대해서는 모출원을 근거로 한 이중특허 거절을 하지 못하도록 정하고 있습니다. 이를 흔히 안전항(Safe Harbor) 조항이라고 부릅니다.

다만 이 보호를 받으려면 분할출원의 청구항이 한정요구에서 구분된 발명의 경계를 벗어나지 않아야 합니다. 분할출원에서 청구항을 수정하다가 모출원의 선택 발명과 겹치게 되면 안전항 효과를 잃을 수 있습니다. 한국에서는 등록결정 이후에도 일정 기간 분할출원이 가능하지만, 미국은 모출원이 계속 중이어야 한다는 점도 기억해야 합니다.

일부계속출원(CIP): 개량 발명을 추가하는 후속 출원

일부계속출원은 모출원의 내용 전부 또는 일부에 새로운 기술 내용(New Matter)을 추가해 제출하는 출원입니다. 모출원 이후 개량된 실시예나 추가 실험 데이터가 생겼을 때 활용합니다. 한국의 국내우선권 주장 출원과 비슷해 보이지만, 1년이라는 기간 제한 대신 모출원이 계속 중이어야 한다는 요건이 적용된다는 점이 다릅니다.

CIP에서 가장 중요한 개념은 청구항별로 유효출원일이 달라진다는 점입니다. 모출원 명세서가 뒷받침하는 청구항은 모출원일을 인정받지만, 새로 추가한 내용에 기대는 청구항은 CIP 출원일을 기준으로 심사받습니다. 그 사이에 우리 회사 제품이 출시되었거나 논문이 공개되었다면, 그것이 오히려 새 청구항의 선행기술이 될 수 있습니다.

존속기간 측면의 불이익도 있습니다. 미국 특허의 존속기간은 이익을 주장한 가장 앞선 미국 정규출원일로부터 20년입니다. 따라서 CIP로 추가한 새 내용은 뒤늦게 출원했음에도 모출원일을 기준으로 존속기간이 끝나, 보호 기간이 짧아집니다. 개량 내용이 충분히 독자적이라면 CIP 대신 독립된 새 출원을 내는 편이 나을 수 있습니다.

구분	계속출원(CA)	일부계속출원(CIP)	분할출원(DA)
명세서 내용	모출원과 동일	모출원 + 신규사항	모출원과 동일
주된 계기	추가·확장 청구항 확보, 경쟁사 견제	개량 발명, 추가 실시예 보완	심사관의 한정요구
유효출원일	전 청구항 모출원일	청구항별로 모출원일 또는 CIP 출원일	전 청구항 모출원일
이중특허 문제	발생 가능성 높음, 존속기간 포기서로 대응	청구항 구성에 따라 발생 가능	한정요구에 따른 경우 안전항으로 보호

후속 출원의 존속기간, 이중특허, 비용 문제

후속 출원을 여러 건 내면 권리가 오래 지속될 것이라고 오해하는 경우가 있습니다. 그러나 CA, CIP, DA 모두 가장 앞선 미국 정규출원일로부터 20년이 지나면 만료됩니다. 후속 출원은 권리의 폭을 넓히는 제도이지, 기간을 늘리는 제도가 아닙니다. 심사 지연에 따른 존속기간 조정(PTA)은 출원마다 따로 계산됩니다.

계속출원에서 자주 마주치는 것이 자명성 유형 이중특허(Obviousness-type Double Patenting) 거절입니다. 모출원의 청구항과 후속 출원의 청구항이 서로 자명한 변형 관계라면 심사관은 이를 이유로 거절합니다. 이때 흔히 존속기간 포기서(Terminal Disclaimer)를 제출해 해결합니다. 후속 특허의 만료일을 모특허와 맞추고, 두 특허를 항상 같은 권리자가 보유하겠다고 약속하는 서류입니다. 제출은 간단하지만, 나중에 두 특허를 따로 매각하거나 라이선스하기 어려워진다는 제약이 생깁니다.

비용은 일반 출원과 같은 기본 수수료가 들고, 2025년 1월 수수료 개정으로 오래된 패밀리의 후속 출원에 추가 수수료가 신설되었습니다.

항목	대규모 엔티티 (Large)	소기업 (Small)	마이크로 (Micro)
출원료 + 조사료 + 심사료	$2,000	$800	$400
최초 이익일로부터 6년 초과 시 추가	$2,700	$1,080	$540
최초 이익일로부터 9년 초과 시 추가	$4,000	$1,600	$800
존속기간 포기서	$183	$183	$183

6년, 9년 기준은 해외 우선권이나 가출원을 제외한 가장 앞선 미국 출원일 또는 국제출원일로부터 계산합니다. 핵심 패밀리를 오래 끌고 갈 계획이라면 이 추가 비용을 예산에 미리 반영해야 합니다. 참고로 소기업이 Patent Center로 전자출원하면 출원료가 70달러로 한 번 더 낮아져, 기본 수수료 합계는 730달러가 됩니다.

기업 IP 담당자의 후속 출원 활용 전략

후속 출원은 강력한 도구이지만, 모든 출원에 기계적으로 적용하면 비용만 늘어납니다. 제가 사내에서 쓰는 기준은 단순합니다. 허여 통지(Notice of Allowance)를 받는 시점을 후속 출원 검토의 관문으로 삼는 것입니다. 허여 통지 후 등록료 납부 기한은 3개월이고 연장이 되지 않으므로, 이 기간 안에 사업부와 함께 추가 청구항의 필요성을 판단합니다.

검토할 때는 세 가지를 확인합니다. 명세서에 적혀 있지만 청구항에 반영되지 않은 실시예가 있는지, 그 실시예가 우리 제품 로드맵이나 경쟁사 제품과 연결되는지, 그리고 해당 제품의 미국 매출 규모가 추가 비용을 정당화하는지입니다. 세 질문에 모두 긍정적인 답이 나오는 건만 계속출원을 진행합니다.

분할출원은 선택의 여지가 적습니다. 한정요구를 받았을 때 선택하지 않은 발명이 사업적으로 의미가 있다면, 모출원이 끝나기 전에 분할출원 일정을 반드시 관리 대장에 올려 둬야 합니다. 한정요구 대응 후 몇 년이 지나 모출원이 등록되는 사이에 이 일정을 놓치는 사례가 가장 흔합니다.

CIP는 가장 신중하게 씁니다. 개량 내용이 모출원과 밀접하고, 그 사이에 관련 공개가 없었다는 점을 확인한 경우에만 활용합니다. 그렇지 않다면 새로운 독립 출원이 권리 안정성과 존속기간 면에서 더 유리한 경우가 많습니다. 한국 출원을 기초로 CIP를 고려할 때에는 한국 우선권 기간과 미국 모출원 관계를 함께 그려 보는 것이 좋습니다.

미국 특허 후속 출원 제도 핵심 정리

미국 특허 후속 출원은 모출원이 살아 있는 동안에만 제출할 수 있다는 공통 요건 아래 세 가지 형태로 나뉩니다. 같은 명세서로 새로운 청구항을 받는 계속출원(CA), 신규사항을 덧붙이는 일부계속출원(CIP), 한정요구에 따라 발명을 나누는 분할출원(DA)입니다.

CA와 DA는 모든 청구항이 모출원일을 인정받지만, CIP는 새로 추가한 내용에 대해 CIP 출원일이 기준이 됩니다. 존속기간은 세 제도 모두 가장 앞선 미국 정규출원일로부터 20년이며, 계속출원에서는 이중특허 거절과 존속기간 포기서 문제가 자주 뒤따릅니다. 2025년 개정으로 최초 이익일로부터 6년, 9년을 넘긴 후속 출원에는 추가 수수료가 붙는다는 점도 기억해야 합니다.

실무에서는 허여 통지 시점을 기준으로 후속 출원 여부를 판단하고, 한정요구가 있었던 건은 분할출원 기한을 별도로 관리하는 것이 핵심입니다. 지금 심사 중인 미국 출원 가운데 등록이 임박한 건이 있다면, 명세서에 잠들어 있는 실시예가 없는지 한 번 더 살펴보시기 바랍니다.