미국 특허법 102조 정리: 신규성 판단 기준과 선행기술 범위, 1년 유예기간 예외까지

미국 특허법 102조는 어떤 자료가 선행기술이 되는지, 그리고 그 선행기술에 비추어 발명이 새로운지를 정하는 신규성 조항입니다. 2013년 선출원주의 전환 이후 비밀 판매까지 선행기술이 될 수 있고, 발명자 본인의 공개에는 1년의 유예 예외가 인정되는 등 한국과 다른 부분이 적지 않습니다. 이 글에서는 미국 특허법 102조의 구조와 두 종류의 선행기술, 102(b) 예외, 신규성 판단 기준과 거절 대응, 기업이 출원 전에 챙겨야 할 체크포인트까지 기업 IP 실무자의 시각에서 정리합니다.

미국 특허법 102조, 무엇이 선행기술이 되는가의 문제

미국 거절이유통지에서 가장 자주 보는 조문 번호를 꼽으라면 102조와 103조입니다. 103조가 진보성(자명성)을 다룬다면, 102조는 신규성(Novelty)을 다룹니다. 출원한 발명이 이미 세상에 알려진 기술과 같다면 특허를 줄 수 없다는 원칙입니다.

원칙 자체는 한국과 다르지 않지만, 실무에서 부딪히는 지점은 꽤 다릅니다. 무엇이 선행기술이 되는지, 그 기준일은 언제인지, 발명자가 스스로 공개한 경우 어디까지 봐주는지가 한국과 미묘하게 갈립니다. 특히 기업 입장에서 놓치기 쉬운 것이 판매와 판매 제안입니다. 비밀유지계약을 맺고 고객사에 시제품 공급을 제안했더라도, 미국에서는 그 사실만으로 신규성을 잃을 수 있습니다.

제가 사내에서 미국 출원 일정을 잡을 때 102조를 가장 먼저 떠올리는 이유도 여기에 있습니다. 출원 전에 연구소, 영업, 마케팅이 각자 외부에 무엇을 공개했는지 확인하지 않으면, 명세서를 아무리 잘 써도 출원일 기준에서 이미 늦어 있을 수 있기 때문입니다. 아래에서는 102조의 구조와 선행기술의 종류, 예외 규정, 신규성 판단과 거절 대응, 그리고 출원 전 실무 체크포인트까지 차례로 살펴보겠습니다.

102조의 구조와 선출원주의 전환, 유효출원일의 의미

현재의 102조는 2011년 제정된 미국 개정 특허법(AIA)에 따라 2013년 3월 16일 이후 유효출원일을 가진 청구항에 적용됩니다. 이 개정으로 미국은 먼저 발명한 사람에게 특허를 주던 선발명주의를 버리고, 한국처럼 먼저 출원한 사람을 기준으로 하는 체계로 바뀌었습니다. 그 이전 출원에서 나온 특허에는 여전히 개정 전 102조가 적용되므로, 오래된 특허를 분석할 때는 어느 조문이 적용되는지부터 확인해야 합니다.

현행 102조는 크게 세 부분으로 나뉩니다. 102(a)는 선행기술의 범위를 정하고, 102(b)는 그 선행기술에서 빼 주는 예외를 정하며, 102(c)와 102(d)는 공동연구계약과 선행 특허문헌의 기준일 계산 방법을 보충합니다.

모든 판단의 기준이 되는 날짜는 유효출원일(Effective Filing Date)입니다. 유효출원일이란 미국 출원일, 또는 그 청구항이 우선권이나 출원일 소급의 이익을 받을 수 있는 가장 앞선 출원의 날을 말합니다. 한국 출원을 기초로 파리조약 우선권을 주장했다면 한국 출원일이, 미국 가출원을 거쳤다면 가출원일이 유효출원일이 될 수 있습니다.

여기서 중요한 것은 유효출원일이 청구항마다 따로 정해진다는 점입니다. 우선권 기초 출원에 적혀 있지 않은 내용을 미국 출원 때 추가했다면, 그 내용에 기댄 청구항은 미국 출원일을 기준으로 신규성을 판단받습니다. 우선권 서류의 기재 범위가 곧 방어선이 되는 셈입니다.

102(a)(1) 선행기술: 공중에 알려진 모든 것

102(a)(1)은 유효출원일 전에 특허로 등록되었거나, 간행물에 기재되었거나, 공연히 사용되었거나, 판매되었거나, 그 밖의 방법으로 공중이 이용할 수 있게 된 것을 선행기술로 봅니다. 지역 제한은 없어서 한국에서의 공개, 한국어 논문, 중국 전시회 출품도 모두 포함됩니다.

유형	대표 예시	실무 주의점
특허·간행물	국내외 특허공보, 논문, 학회 자료, 웹 게시물	관련자가 찾아볼 수 있는 상태였다면 간행물로 인정
공연한 사용	전시회 시연, 비밀 유지 없는 현장 실증	실험 목적의 사용인지 입증 자료 확보
판매·판매 제안	견적 제시, 공급 계약, 시제품 납품	비밀유지계약 아래의 판매도 해당될 수 있음

가장 주의할 부분은 판매(On Sale)입니다. 미국 연방대법원은 2019년 Helsinn v. Teva 판결에서, 판매 사실이 비밀로 유지되었더라도 개정 후 102조의 '판매'에 해당한다고 판단했습니다. 연방순회항소법원도 2024년 Celanese 판결에서, 비밀 공정으로 만든 제품을 출원 1년 이상 전부터 판매했다면 그 공정에 대한 특허를 받을 수 없다는 기존 원칙이 개정 후에도 유지된다고 보았습니다. 영업 부서가 출원 전에 고객과 공급 조건을 논의하는 일이 흔한 제조기업이라면 반드시 기억해야 할 판례입니다.

102(a)(2) 선행기술: 아직 공개되지 않았던 선출원 특허문헌

102(a)(2)는 다른 사람이 먼저 출원해 나중에 공개된 특허문헌을 선행기술로 봅니다. 구체적으로는 미국 등록 특허, 미국 공개 출원, 미국을 지정한 PCT 국제공개 가운데 다른 발명자가 기재되어 있고, 우리 청구항의 유효출원일보다 먼저 '유효하게 출원된' 문헌입니다.

이 선행기술의 특징은 우리 출원 당시에는 아무도 볼 수 없었던 문헌이라는 점입니다. 경쟁사가 우리보다 석 달 먼저 출원했고 그 출원이 1년 반 뒤에 공개되었다면, 우리가 출원할 때는 존재조차 몰랐던 그 문헌이 선행기술이 됩니다. 이런 문헌을 흔히 '비밀 선행기술'이라고 부릅니다.

기준일 계산도 유의해야 합니다. 102(d)에 따라 이 문헌이 언제 '유효하게 출원'되었는지는 그 문헌이 주장한 가장 앞선 우선권 출원일로 봅니다. 외국 우선권까지 포함되므로, 중국이나 일본 기업의 미국 출원이라도 자국 최초 출원일까지 거슬러 올라갑니다. 반대로 말하면 우리 회사의 한국 출원일도 미국에서 경쟁사 출원을 막는 기준일이 될 수 있습니다.

한국 실무자에게는 확대된 선출원(특허법 제29조 제3항)과 비슷한 개념이라고 설명하면 이해가 빠릅니다. 다만 한국은 선출원이 공개되어야 하고 발명자나 출원인이 같으면 적용되지 않는 반면, 미국 102(a)(2)는 아래에서 설명할 공동소유 예외 같은 별도의 요건을 충족해야 빠져나갈 수 있습니다.

102(b) 예외: 1년 유예기간과 공동소유 예외

102(b)는 102(a)에 해당하더라도 선행기술에서 빼 주는 예외를 정합니다. 기업 실무에서 중요한 예외를 정리하면 다음과 같습니다.

예외 조항	내용	적용 대상
102(b)(1)(A)	유효출원일 전 1년 이내 발명자 본인의 공개	102(a)(1) 선행기술
102(b)(1)(B)	발명자가 먼저 공개한 뒤 1년 이내 제3자가 공개한 것	102(a)(1) 선행기술 (같은 내용일 때만)
102(b)(2)(A)·(B)	발명자로부터 얻은 내용, 발명자가 먼저 공개한 내용	102(a)(2) 선행기술
102(b)(2)(C)	유효출원일까지 같은 회사가 소유하거나 양도 의무가 있던 출원	102(a)(2) 선행기술

한국도 공지예외 기간이 12개월이라 숫자는 같지만 운영 방식은 다릅니다. 한국은 공지예외 주장 절차가 필요한 반면, 미국은 별도 신청 없이 요건만 맞으면 적용되고, 다툼이 생기면 규칙 130조 선언서(37 CFR 1.130)로 공개 주체나 선공개 사실을 입증합니다. 또한 102(b)(1)(B)는 제3자의 공개가 발명자 공개와 실질적으로 같은 내용일 때만 보호되므로, 먼저 공개했다고 안심할 수는 없습니다. 공동소유 예외는 계열사 간 출원이 서로를 막는 상황을 풀어 주는 유용한 장치이지만, 유효출원일 시점까지 권리 귀속이 정리되어 있어야 한다는 점에 주의해야 합니다.

신규성 판단 기준과 102조 거절 대응 방법

미국에서 신규성이 없다는 판단, 즉 선행 예견(Anticipation)이 인정되려면 하나의 선행기술 문헌이 청구항의 모든 구성요소를 청구항과 같은 배열로 개시하고 있어야 하며, 통상의 기술자가 그 문헌만 보고 발명을 실시할 수 있을 정도여야 합니다. 여러 문헌을 조합해야 한다면 그것은 102조가 아니라 103조 진보성의 문제입니다. 문헌에 명시적으로 적혀 있지 않더라도 그 구성이 필연적으로 존재하는 경우에는 내재적 개시(Inherency)로 신규성이 부정될 수 있습니다.

102조 거절을 받으면 저는 다음 순서로 검토합니다. 첫째, 인용문헌에 빠진 구성요소가 있는지 청구항 대비표로 꼼꼼히 확인합니다. 단 하나라도 빠져 있으면 102조 거절은 성립하지 않습니다. 둘째, 인용문헌의 기준일을 따집니다. 특히 102(a)(2) 문헌은 그 문헌의 우선권 서류에 해당 내용이 실제로 적혀 있는지에 따라 기준일이 달라질 수 있습니다. 셋째, 우리 쪽 우선권 주장이 해당 청구항을 뒷받침하는지 확인해 유효출원일을 앞당길 수 있는지 봅니다. 넷째, 인용문헌이 발명자 본인의 공개이거나 계열사 출원이라면 102(b) 예외와 규칙 130조 선언서를 검토합니다.

개정 전 제도에서는 선행기술보다 먼저 발명했음을 입증해 인용문헌을 제거하는 방법(규칙 131조 선언서)이 있었지만, 개정 후 102조가 적용되는 출원에서는 더 이상 쓸 수 없습니다. 위 방법이 모두 어렵다면 인용문헌에 없는 구성을 청구항에 추가하는 보정으로 대응합니다.

기업 IP 담당자의 102조 대비 체크포인트

102조 문제는 대부분 출원 전에 이미 결정됩니다. 제가 미국 출원 일정을 잡기 전에 확인하는 항목은 네 가지입니다.

첫째, 대외 공개 이력입니다. 학회 발표, 논문 투고, 전시회 출품, 투자 설명 자료, 홈페이지 게시물까지 발명 관련 공개가 있었는지 연구소와 마케팅 부서에 확인합니다. 미국은 1년 유예기간이 있지만 유럽은 사실상 유예를 인정하지 않으므로, 해외 출원 전체를 생각하면 공개 전 출원이 원칙입니다.

둘째, 판매와 판매 제안 이력입니다. 견적서 발송, 샘플 공급, 공급 계약 협상처럼 영업 단계의 행위가 출원 1년 이상 앞서 있다면 미국 특허는 받기 어렵습니다. 비밀유지계약을 맺었더라도 안전하지 않다는 점을 영업 부서와 공유해야 합니다.

셋째, 우선권 서류의 기재 범위입니다. 한국 출원을 급하게 내고 미국 출원 때 내용을 많이 보강했다면, 보강된 부분은 미국 출원일 기준으로 판단됩니다. 핵심 실시예는 최초 출원에 최대한 담아 두는 것이 좋습니다.

넷째, 계열사·공동연구 출원의 권리 귀속입니다. 공동소유 예외나 공동연구계약 예외를 쓰려면 유효출원일까지 권리 관계가 정리되어 있어야 합니다. 계열사 간 양도나 공동연구계약 체결 시점을 출원 일정과 함께 관리하시기 바랍니다.

미국 특허법 102조 핵심 정리

미국 특허법 102조는 2013년 3월 16일 이후 유효출원일을 가진 청구항에 대해 선출원주의에 맞춘 신규성 기준을 정합니다. 선행기술은 공중이 이용할 수 있게 된 모든 것을 가리키는 102(a)(1)과, 먼저 출원되어 나중에 공개된 특허문헌을 가리키는 102(a)(2)로 나뉘며, 판단 기준일은 청구항별 유효출원일입니다. 비밀리에 이루어진 판매도 선행기술이 될 수 있다는 점은 제조기업이 특히 유의해야 할 부분입니다.

102(b)는 발명자 본인의 1년 이내 공개, 발명자 선공개 이후 제3자의 같은 내용 공개, 같은 회사 소유 출원 등을 선행기술에서 빼 주는 예외를 둡니다. 신규성 거절은 하나의 문헌이 모든 구성요소를 개시해야 성립하므로, 빠진 구성요소와 인용문헌의 기준일, 우리 우선권의 뒷받침 여부부터 확인하는 것이 대응의 출발점입니다.

102조는 출원 서류보다 회사의 일상 업무에서 더 자주 무너집니다. 미국 출원을 앞둔 기술이 있다면 명세서 작성 전에 연구, 영업, 마케팅 부서의 대외 공개와 판매 제안 이력부터 한 번 점검해 보시기 바랍니다.